“摩卡MOCCA”商标撤销复审行政纠纷案 1被北京高级人民法院收录为2021年度北京法院知识产权司法保护十大案例之一。该案提出的因成为通用名称而予以撤销的商品应仅限于通用名称所指向的商品，而不包括类似商品的规则，被《商标审查审理指南2021》 2吸收，对此类商标权撤销行政案件的审理提供了借鉴。本文通过该案浅谈《商标法》第四十九条第二款的适用问题。
一、案情回顾
瑞昶公司2012年注册第9199914号“摩卡MOCCA及图”商标，使用在“咖啡”等商品上。2015年慧能泰丰公司以“摩卡”已成为通用名称为由，依据《商标法》第四十九条提出撤销申请。原商标局和原商标评审委员会均认为现有证据不足以证明“摩卡”已演变成为“咖啡”商品上的通用名称。慧能泰丰公司不服诉至法院。北京知识产权法院一审认为，包括消费者和同业经营者在内的相关公众已普遍认为“摩卡”指代的是一类咖啡商品，“摩卡”已成为咖啡类商品上约定俗成的通用名称，“摩卡MOCCA及图”商标使用在咖啡类商品上，已无法发挥商标应有的识别商品来源的作用。国知局和瑞昶公司均不服提起上诉。北京市高级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。
二、通用名称商标制度及相关法律规定
2014年5月1日开始实施的《商标法》修订版生效前，我国并没有撤销通用名称商标的制度，这之前在申请注册时便为通用名称的商标应基于《商标法》第十一条第一款被驳回，这类商标获准注册后，任何主体可以基于原《商标法》第四十一条（现第四十四条）对其提出争议（无效宣告）程序。当时对于商标申请注册时不是通用名称、却在商标注册后因使用变成通用名称从而丧失显著特征的情形，没有法定程序可以规制，也因此造成了解决“金骏眉”等案的难点。2014年5月1日开始实施的《商标法》将“申请注册时不是通用名称、经过使用变成通用名称”的商标纳入了撤销制度，并与无效宣告制度区分开来。
《商标法》直接规定通用名称的条文有三个，即第十一条第一款第一项、第四十九条第二款和第五十九条第一款。第十一条是关于注册商标构成要件的显著性要件规定，第十一条第一款第一项规定了“仅有本商品的通用名称、图形、型号的”标志不得作为商标注册，这实际上是关于通用名称在商标法上意义的一般性规定，发挥通用名称的基础性条款的作用。第四十九条第二款规定“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”，该条款是关于商标丧失显著性退化为通用名称以及商标连续三年不使用的商标撤销规定。第五十九条第一款规定“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”，该条款是关于商标侵权程序中被控侵权人以通用名称主张不构成侵权的抗辩规定，也是商标权保护的例外情形中商标正当使用的规定。
三、通用名称的判定标准
（一）通用名称的判定依据
通用名称可以分为两类，一类为法定的通用名称，一类为约定俗成的通用名称。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称《授权确权规定》）第十条第一款规定，“依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称”，该类通用名称属于法定通用名称。法定通用名称的认定对证据的规范性要求很高，且对证据类型为穷尽式列举，限定为“法律规定”、“国家标准”、“行业标准”，不得扩张解释。
《授权确权规定》第十条第一款还规定，“相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考”，这是通用名称的第二种类型—约定俗成的通用名称。北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》在19.1规定证明通用名称的证据，除了参考字典、辞典、工具书、国家或者行业标准外，相关行业组织的证明、市场调查报告、市场上的宣传使用证据、其他主体在同种商品上使用该标志的证据等都可以作为参考。
在“摩卡MOCCA”商标撤销行政纠纷案中，原告提交的证明消费者认知情况的证据包括知乎APP关于“拿铁和摩卡咖啡有什么区别”问题下的回答、大众点评平台对于部分咖啡店铺销售的摩卡咖啡的评论，上述证据反映了消费者将摩卡认知为一种咖啡口味的情况。该案原告还提交了经过公证的在北京、大连、上海等五地的街头问卷调查结果，大部分被调查者认为摩卡是一种咖啡口味而不是一个咖啡品牌。同业经营者的使用情况证据包括部分咖啡馆提供“摩卡咖啡饮料”的网页内容、电商平台的检索摩卡的商品结果等。该案证据还包括大量第三方的报道及词典针对“mocha”一词的释义。一审判决对于上述证据进行的详尽的论述，最终认定“摩卡”已成为咖啡类商品上约定俗成的通用名称。
（二）时间节点
关于在撤销程序中判定注册商标成为其核定使用商品的通用名称的时间点，北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》在19.2规定，注册商标通用化判断的时间点，即“认定诉争商标是否属于通用名称，一般以当事人向商标撤销审查部门提出撤销申请时的事实状态进行判断，评审时的事实状态可以作为参考”。 若行政机关及法院在审查过程中事实状态发生变化的，则应以审查和审理时的事实状态进行判断。
（三）地域范围
《授权确权规定》约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。据此，通用名称认定的地域范围问题，以全国通用为原则，以特定情形下的通用为例外。特定情形主要是“历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品”的规定，实际上是针对一些历史悠久的地方土特产的例外情形。除了这种特殊的例外情形之外，其他情形都应当以全国范围为判断标准。比如咖啡属于地域特征不明显的商品，应当在全国范围内予以考量。
（四）商品范围
《商标法》第四十九条第二款中因成为通用名称而予以撤销的商品一般仅限于通用名称所指向的商品，而不包括类似商品。 原因在于，第四十九条第二款的文义本身是清晰的，即对申请注册或核准注册之时具备显著特征但由于核准注册之后的情势变迁而成为商品通用名称、不再具备显著特征的商标予以撤销。撤销的法律后果是商标权的灭失。商标法第四十九条第二款有关撤销通用名称注册商标的规定本就是在商标权利人的个体利益与广大消费者及其他经营者的集体利益之间的权衡取舍，在法律条文字面意思清晰的情况下，不宜突破和扩大解释。在“摩卡MOCCA”商标撤销系列案件中，一审法院对于“摩卡MOCCA”商标在“含牛奶的巧克力饮料、茶饮料”商品上的注册予以维持。
（五）无过错责任原则
“摩卡”案的审理明确了注册商标退化成为其核定使用的商品的通用名称不以商标权利人的主观过错为前提，它不仅仅包括商标权利人自身原因造成的通用化，同时也包括出于其他经营者和社会公众原因造成的通用化。与商标告诉消费者商品的来源不同，通用名称直接告诉消费者要买的东西是什么，而不是谁生产的什么商品。商标承担着公众识别指认商品来源的功能，究其商标本质功能、权衡公共利益，更多地考虑结果状态、而非行为本身。
从立法部门编写的法律释义来看，全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编写的《中华人民共和国商标法释义》中关于第49条第2款的释义提到“在具有显著特征的商标获得注册后，出于商标所有人的广告宣传不当，其对商标管理不善、保护不力，或者出于其他竞争者或者社会公众方面的原因，有可能导致该注册商标逐渐失去显著特征，成为该类商品的通用名称。对于这类注册商标，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销。”前述释义将商标所有人自身使用不当、保护不力与其他竞争者和社会公众的原因并列，即并未排除单独出于其他竞争者和社会公众的原因而造成的注册商标通用化，而后一种情形下，商标权利人一般不存在主观过错。
四、举证责任
与撤三案件中需要商标权人提交使用证据不同的是，撤销通用化注册商标案件中举证责任归于申请人，故其需要在提出撤销申请时即提交证明诉争商标已退化为其核定使用商品上的通用名称的证据，行政机关或司法机关再结合相关证据对商标通用化情况进行判断。
商标作为企业经营中重要的无形资产，一旦被认定退化为商品通用名称，将会对商标权人及其企业经营产生重大的不利影响。因此，掌握司法实践中会从哪些层面考虑诉争商标是否属于商品通用名称，对于防止商标显著性退化有一定的启示意义。
Footnotes
1. 参见（2020）京行终2540号、（2018）京73行初3240号行政判决书
2. 参见《商标审查审理指南》2021年版第十七章“撤销注册商标案件的审查审理”4.2判定：判定系争商标是否属于商品的通用名称，应当从商标标志整体上进行审查，且应当认定通用名称指向的具体商品，对与改商品类似的商品不予考虑。
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