在专利侵权判断的过程中，技术特征是否构成"等同"往往具有较大争议，而且在不同国家对技术特征等同的判断标准和实操又有所不同。
那么在日本，对专利侵权案件进行判定时，如何判定目标产品的技术特征与权利要求的技术特征是否构成等同呢？
首先，我们需要了解一下日本等同判定的五项要求。
一、日本等同判定的五项要求
日本等同判定的五项要求概括起来如图1所示 1，包括非本质部分、可替换、容易替换、非显而易见、无特殊情况五项要求。
详细来说：非本质部分指的是，所述不同部分并不是专利发明的本质性部分；可替换指的是，将所述不同部分与被控侵权产品中的相应部分置换，也可达到专利发明的目的，获得相同的效果；容易替换指的是，所述相应部分的置换，对本领域技术人员来说，在被控侵权产品制造之时是容易想到的；非显而易见指的是，所述被控侵权产品或方法与专利发明申请之时的公知技术并不相同，或者，本领域技术人员无法在专利申请之时容易地从公知技术推导出该被控侵权产品；无特殊情况指的是，在专利申请的审查期间，并不存在这样的特殊情形：被控侵权产品或方法的技术范围并未被有意识地排除于权利要求书之外。
图1日本等同原则的五项要求
二、中、日等同判定的区别
日本的等同判定五项要求与中国等同判定的"三个基本+显而易见性"对比如表1所示。其中，与中国的等同判定原则相比，日本等同判定原则强调了"非本质部分"、"非显而易见"、"无特殊情况"。"非显而易见"、"无特殊情况"虽然并未在中国等同判定原则中明确提出，但与中国的"现有技术抗辩"、"禁止反悔"一致。而"非本质部分"是日本等同判定原则的一个特点。中国等同判定原则并不涉及"非本质部分"要求。
表1 日本等同判定与中国等同判定对比表
| 序号 | 日本等同判定原则 | 中国等同判定原则 | 区别 |
| 1 | 非本质部分 | —— | 中国等同判定原则不涉及此项。 |
| 2 | 可替换 | 三个基本：即基本相同的手段、基本相同的功能以及基本相同的效果 | 日本的"可替换"原则并未强调"基本相同的手段"，仅是强调了"可达到专利发明的目的，获得相同的效果"，但日本的"可替换"更具实操性。 |
| 3 | 容易替换 | 显而易见性：以本领域普通技术人员的标准进行比对，看等同特征是否容易想到 | 日本的"容易替换"与中国的"显而易见性"一致。 |
| 4 | 非显而易见 | —— | 中国等同判定原则虽未明确说明"非显而易见"，但专利侵权诉讼中可考虑"现有技术抗辩"，与日本的"非显而易见"一致。 |
| 5 | 无特殊情况 | —— | 中国等同判定原则虽未明确说明"无特殊情况"，但法院适用"等同原则"确定专利权的保护范围时，都要符合"禁止反悔"原则，与日本的"无特殊情况"一致。 |
三、案例说明
对于日本专利，在侵权判定过程中，权利要求的特征与产品的特征是否为等同特征，需同时满足日本等同原则的五项要求，即非本质部分、可替换、容易替换、非显而易见、无特殊情况，五项要求缺一不可。下面以2016年东京地方法院第29民事庭的一个案例进行说明 2。
1）案件概要
事由：原告指控被告的制造行为、销售、进口、出口、要约销售和展示侵犯了其专利权。
① 原告
原告拥有一项发明专利，专利号为JP5377629B，名称为"自复合旋转电缆标记标签，带有分离部分"，如图2-图3所示。
图2自复合旋转电缆标记标签横截面
图3自复合旋转电缆标记标签轴测图
原告专利的权利要求1如下：
"一种用于识别电缆的自层压选择电缆标记标签，该标签包括具有1个粘合区域的透明膜。
所述透明膜具有与第一粘附区域相邻的非粘附区域。
所述透明膜具有与所述非粘接区域相邻的第二粘接区域，所述透明膜的第二粘接区域配置为当所述透明膜缠绕在所述电缆周围时至少部分地位于所述非粘接区域上。
一种自复合旋转电缆标记标签，其中，所述透明膜在所述透明膜的一个表面上具有印刷区域，且有贯穿所述透明膜的穿孔，所述透明膜的穿孔由所述穿孔形成。"
② 被告
被告产品如图4所示，狭缝22在透明膜14中弯曲成U形之后，端部设置有连接部分OP。"狭缝22和端部连接部分OP"可认为是切断透明膜14的线。
图4被告产品
③ 区别特征
本案中原告专利的权利要求限定的技术方案与被告产品的主要区别在于，原告专利权利要求中限定了"贯穿孔延伸穿过所述透明体"，而被告产品"狭缝22在透明膜13中弯曲成U形，端部设置有连接部分"。
从特征上分析，原告专利权利要求中限定的"贯穿孔"被解释为"像虚线一样由孔形成的虚线"，而被告产品"狭缝22在透明膜13中弯曲成U形，端部设置有连接部分"与"贯穿孔"不同。
所以原告专利权利要求中限定的"贯穿孔"与被告产品"狭缝22在透明膜13中弯曲成U形，端部设置有连接部分"的特征并不相同。
但本案争议的焦点在于，原告专利权利要求中限定的"贯穿孔延伸穿过所述透明体"与被告产品"狭缝22在透明膜13中弯曲成U形，端部设置有连接部分"的特征是否构成等同特征呢？
通过分析以上区别特征，产品通过将"狭缝22在透明膜13中弯曲成U形，并在端部设置有连接部分"，这种设计对于本领域技术人员来说，在被控侵权产品制造之时是并不容易想到的，并不能容易地替换特征"穿孔延伸穿过所述透明体"。即上述区别特征并不满足日本等同原则的第三项要求，即"容易替换"的要求。
对此，法院在判定时，认为被告产品"狭缝22在透明膜13中弯曲成U形，端部设置有连接部分"的特征与原告专利权利要求中限定的"穿孔延伸穿过所述透明体"不能被认定为构成等同特征，即被告的产品并未落入原告专利权利要求的保护范围之内。
因此，东京地方法院驳回了原告的起诉。
2）案件如果发生在中国是否构成等同特征
上述案例如果发生在中国，根据中国等同判定原则的"三基本+显而易见性"，上述案例中被告产品的"狭缝22在透明膜13中弯曲成U形，端部设置有连接部分"与权利要求中"贯穿孔"是否构成中国等同判定原则的"三基本+显而易见性"呢？
笔者认为，其同样不满足中国等同判定原则的要求。
也就是说，"狭缝22在透明膜13中弯曲成U形，并在端部设置有连接部分"与"贯穿孔"并不是基本相同的手段，本领域技术人员也无法容易联想到用"狭缝22在透明膜13中弯曲成U形，并在端部设置有连接部分"替换"贯穿孔"。因此，笔者认为被告产品"狭缝22在透明膜13中弯曲成U形，端部设置有连接部分"的特征与原告专利权利要求中限定的"穿孔延伸穿过所述透明体"不满足等同判定原则，不能被认定为构成等同特征。
四、小结
对于日本专利侵权案件来说，判断产品的特征与权利要求的特征是否构成等同特征，需要同时满足日本等同原则的五项要求，即非本质部分、可替换、容易替换、非显而易见，无特殊情况。判定过程中，如果产品的特征与权利要求的特征不满足五项要求中的任何一项，则产品的特征与权利要求的特征不能认定为等同特征。
Footnotes
1. Doctrine of Equivalents in Japan Yoshiaki SHIBATA Judge Tokyo District Court April 6, 2018
2. 2016(Wa)7763,May 31, 2017[Tokyo District Court]（"self-laminate cabel"case） https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/judgments_list/150402/Vcms4_00000141.html
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